浅谈基于发明构思提取检索要素

　　摘 要：确定检索要素是检索工作的起点和难点。发明构思蕴含着丰富的含义和内在逻辑，从发明构思提取检索要素有利于契合“三性”评判的预期，减少争议而聚焦发明的实质。本文分析了发明构思的内涵与外延，定义了检索环节发明构思的组成要素，并探讨如何从技术领域、关键技术手段、技术问题和技术效果中提取可检索的要素，希冀探索一种简单可行的基于发明构思提取检索要素的方式，提升检索的针对性和对比文件检出的有效性。

　　关键词：发明构思 检索要素 技术领域 关键技术手段

　　一、引 言

　　确定检索要素是检索工作的起点和难点，只有准确提取了检索要素后才能确保后续检索过程的正确性。《专利审查指南》(2010 版)对确定基本检索要素并考虑技术领域、技术问题、技术手段、技术效果等方面，做出了一般性的规定，但具体到操作层面，情况往往变得很复杂，只能依靠检索人员的经验或能力来判断。举例来说，某些权利要求的技术特征特别多或各技术特征之间的关联关系复杂，检索要素很难确定;某些权利要求的技术特征未充分体现可检索的要素，需要从说明书中提取;更有甚者，仅用申请文件的文字信息难以确定检索要素。

　　近年来，发明构思这一概念逐渐被应用到创造性的评判中，以避免“三步法”判断过程中忽视技术方案整体作用或技术特征之间的联系。发明构思这一概念也引入到检索工作中，例如检索思路及策略的构建之中①②。在检索环节充分考虑发明构思存在两方面的好处：一是聚焦发明点，增加待检索权利要求的可检索要素，避免一些难于表达的检索要素的“强行” 表达，提高检索的全面性和准确性;二是理顺检索过程与“三性”评判的关系，使得检索过程服务于“三性”评判的预期，减少不必要的争议而聚焦发明的实质，还原发明的产生过程。然而，发明构思的定义究竟是什么，目前并没有达成统一的观点。

　　有鉴于此，本文对发明构思的法律内涵及外延予以了梳理，定义了检索环节发明构思的组成要素，并探讨如何从技术领域、关键技术手段以及技术问题 / 效果中提取可检索的要素，希冀提供一种规范的、可复制的提取检索要素的方法，以利于后续检索要素的全面准确表达，如计算机辅助下的检索要素程式化扩展③ ④。

　　二、发明构思的内涵与外延

　　关于发明构思的定义，在不同的法律条款及应用场景下，目前尚未有统一的定论。搞清楚发明构思本身的内涵与外延，有利于将其正确并充分应用于专利审查工作中。

　　(一)单一性法律条款的释义

　　“发明构思”一词见于单一性法律条款的《专利法》第 31 条第 1 款“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。”《专利法实施细则》第 34 条进一步予以明确，“可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术做出贡献的技术特征。”可见，单一性法律条款所述的 “总的发明构思”特指两项以上的发明或实用新型相互之间的技术关联，技术方案具有相同或相应的特定技术特征。

　　(二)创造性评判中的发明构思概念

　　创造性评判是重塑发明的产生过程，把握发明构思对于正确使用“三步法”进行创造性评判具有重要作用，可以避免将技术方案割裂看待，偏离创造性的立法宗旨。在这里，发明构思被认为是基于申请文件本身所记载的背景技术、客观完成的发明内容所确认的技术改进思路，是依据申请文件本身的记载能够确认的发明对现有技术所贡献的内容⑤。另一种说法指出发明构思来源于发明创造过程，是发明人为解决现有技术问题所提出的思路或想法，通常通过若干技术手段实现⑥。还有观点认为技术方案是发明构思的具体体现，发明构思是“整体看待”技术方案、技术问题和技术效果的纽带，是该发明被创造时所考虑的思路⑦。可见，创造性评判中所述的发明构思，通常被认为是基于申请文件的记载而确定的改进现有技术的思路。

　　(三)检索实践中的发明构思概念

　　对于检索工作而言，《专利审查指南》(2010 版)第二部分第七章 3.2 规定，“检索主要针对申请的权利要求书进行，并考虑说明书及其附图的内容。审查员首先应当以独立权利要求所限定的技术方案作为检索的主题。这时，应当把重点放在独立权利要求的发明构思上，而不应当只限于独立权利要求的字面意义，但也不必扩展到考虑说明及其附图的内容后得出的每个细节”。这是论述专利检索时唯一出现“发明构思”的内容，最早可追溯至 1993 版《专利审查指南》的相应章节，且在后续各版《专利审查指南》中予以保留。该规定的前半句虽未直接明确发明构思是什么，但后半句明确了检索的重点—— 不能局限于权利要求的字面意思，但也不必扩展至说明书或附图的每个细节。换言之，前半句检索所关注的发明构思，就应该是指独立权利要求的实质要件，并考虑发明说明书及附图的内容，但均非字面意思或各个细枝末节。

　　(四)检索实践中发明构思的组成要素

　　如前所述，发明构思在专利审查工作不同阶段的内涵是有所不同的。那么，发明构思如何体现呢?通常认为，发明能够解决的技术问题及所采用的关键技术手段作为一个整体构成了发明的核心，体现发明构思⑧。具体到操作层面，单一性法律条款和创造性的评判均是在获得对比文件之后，与该申请权利要求的技术方案进行比对得出审查结论。然而，检索的目的是找出证据，但不直接形成审查结论。检索是从权利要求的技术方案出发，获取对比文件的过程。追溯检索的目的，是找出评判“三性”或重复授权的对比文件，服务于后续的审查过程。换言之，基于发明构思的检索应该与法律条款运用的预期存在对应关系。

　　笔者认为，为了避免检索环节出现先入为主的因素，可以从两个层次基于发明构思开展检索工作。其一，发明构思指代本申请文字所呈现的发明形成思路及过程，若检索到相同或相近发明构思的对比文件，有利于直接进行发明构思和技术特征的比对，减少 “三性”评判的争议。其二，发明构思是经过检索及再理解发明而重新确定的发明形成思路及过程，这种发明构思往往不同于本申请文字所呈现的发明信息。在实际检索过程中，两种层次的检索均需要进行，先检索前者再考虑后者。

　　无论采用哪种层次的发明构思展开检索，其获得的对比文件均是服务于“三性”评判的预期的，因此对比文件公开的技术方案在整体上应与待检索的技术方案在技术领域、技术问题、技术手段、技术效果等方面相同或相近。于是，本文定义检索环节的发明构思是一种可检索的完整技术方案，其组成要素包含技术领域、关键技术手段以及技术问题 / 效果。其中，关键技术手段是解决技术问题而体现发明实质的技术特征。相应地，检索要素的提取就应该从技术领域、关键技术手段和技术问题 / 效果检索要素等角度进行，提取到反应发明构思的检索要素。简言之，发明构思的内涵代表了发明的产生过程，而外延表现为可检索的技术方案。无论发明构思是该申请文字记载的或是经检索和再理解发明而还原得出的，检索环节均应围绕待检索独立权利要求的技术方案进行，从技术领域、关键技术手段以及技术问题 / 效果中充分提取检索要素。

　　三、基于发明构思提取检索要素及其应用

　　根据《专利审查指南》(2010 版)的规定，把检索重点放在独立权利要求的发明构思上，而不应当只限于独立权利要求的字面意义，但也不必扩展到考虑说明书及其附图的内容后得出的每个细节。这实质上也指明了检索要素提取的来源，即基于发明构思从权利要求书(包括从属权利要求)、说明书(包括背景技术、发明内容、具体实施方式)及说明书附图等内容中提取到必要的可检索要素。下文按照前面讨论的发明构思的组成要素，分别从技术领域、关键技术手段、技术问题 / 效果以及综合运用四个角度，探讨检索要素的提取及应用。

　　(一)从技术领域中提取检索要素

　　技术领域应当是发明或者实用新型的技术方案所属或者直接应用的技术领域，不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身。技术领域要考虑所属技术领域及功能类似的技术领域。大部分发明或者实用新型的技术领域可以通过说明书记载的 “技术领域”、发明名称或者权利要求的主题名称确定，如果通过这些方式仍无法确定，则需要进一步借助说明书中记载的具体实施例的应用场合来确定。当技术方案可以应用于多个不同技术领域时，可以将该多个技术领域均作为检索要素(相互之间用 or运算)。此外，技术领域的检索要素可以用关键词表达，也可以用分类号表达。

　　【案例 1】权利要求 1 ：一种头发护理器具，其特征在于，该器具包括体部，从流体入口到流体出口延伸穿过体部的流体流动路径，以及绕流体流动路径延伸的 PCB。

　　众所周知，头发护理器具多种多样，包括染发器具、加热卷发或烫发器具、固发器具(用于固定保持发型，如发针、发扣、发网等)、干发器具等，仅从权利要求的主题名称和发明名称“头发护理器具”并不能够确定是哪种头发护理器具。而且，独立权利要求 1 的技术特征较少，其技术方案也未体现出所属或者直接应用的技术领域。然而，说明书的“技术领域”部分记载了“本实用新型涉及一种手持式器具，特别地头发护理器具，例如干发器”，由此可以确定权利要求 1 的技术方案所属的技术领域具体是干发器领域。虽然权利要求 1 限定的技术方案的文字中并未提及“干发器”这一特征，但在检索时，若采用更能体现发明实质的“干发器”作为检索要素可以在更小的文献浏览范围内更快速更有效率地获得所期望的对比文件。具体地，“干发器”可以采用关键词(干发机、吹风机等)或分类号(A45D20/00)，而头发护理器具在国际专利分类表中的位置是 A45D，采用下位组(A45D20/00)进行检索显然可以提高效率。

　　(二)从关键技术手段中提取检索要素

　　技术手段主要记载于说明书的“发明内容”以及 “具体实施方式”部分，又以“具体实施方式”部分记载的内容更为详细。发明构思的关键技术手段是区别于现有技术且又不属于公知常识，对要解决的技术问题而言是必不可少的那些技术手段。当检索人员对技术方案把握不准时，通常需要初步检索以充分理解技术方案;有时通过申请人的意见陈述书也可以帮助检索人员更准确地提炼关键技术手段。也就是说，关键技术手段有时可以通过申请文件本身获取，有时需要通过初步检索或者意见陈述书获取。发明构思的关键技术手段通常由一个或一些技术特征组成，从发明构思中的关键技术手段中提取检索时，可以将其中的某一或某些技术特征作为检索要素。

　　【案例 2】权利要求 1 ：一种舵桨的润滑冷却装置，其包括用于将装置固定设置在船上的固定座、设置在所述固定座上方的上齿轮箱、设置在所述固定座下方的中间立柱、设置在所述中间立柱下部的下齿轮箱、安装在所述下齿轮箱上的螺旋桨，所述上齿轮箱、中间立柱、下齿轮箱内部分别具有相互连通的空腔，所述空腔内设置有传动组件，其特征在于：所述传动组件包括设置在所述上齿轮箱的输入端、竖直设置在所述上齿轮箱、中间立柱、下齿轮箱的连通的空腔内的传动杆、设置在所述下齿轮箱的连接所述螺旋桨的输出端、用于连接所述输入端、传动杆、输出端的多个传动齿轮，所述传动杆的内部设置有上下贯通的通孔，所述传动杆的上端部设置有与所述通孔相互连通的甩油轮(如图 1 所示)。

　　基于权利要求的上述技术方案，按常规检索思路选取舵桨、润滑冷却、甩油轮、传动杆、通孔作为基本检索要素，通过对这些要素进行表达并扩展之后进行检索，未得到合适的对比文件。本案说明书的背景技术中记载舵桨的上齿轮箱内的热量无法快速散去，安装冷却器又会增加成本;所要解决的技术问题是提供一种能够降低上齿轮箱温度的舵桨装置;采用的关键技术手段是在传动杆的上端部设置甩油轮，利用传动杆的旋转带动甩油轮转动，将下齿轮箱中较低温度的润滑油通过空心的传动杆甩到上齿轮箱中，再从上齿轮箱中流入下齿轮箱，使得润滑油在上、下齿轮箱中循环流动，使热量通过下齿轮箱与水接触部分快速传递到水中。因此，确定该申请的发明构思是：使舵桨齿轮箱内的润滑油在上、下齿轮箱内循环流动，从而使热量通过下齿轮箱与水接触部分快速传递到水中，以快速散热。选取的基本检索要素是：舵桨、润滑油、循环。其中“舵桨”基于技术领域，“润滑油” 和“循环”则是关键技术手段。应当注意到，在权利要求 1 限定的技术方案的文字中并未提及“循环”，其是基于发明构思提取的体现关键技术手段的检索要素。对上述检索要素进行表达并进一步扩展之后，在 VEN 数 据 库 中 采 用 检 索 式“((ship? or boat?) andpropeller?) and (oil s circulat+)”进行检索，在 60 篇检索结果中可以获得影响其创造性的 X 类文献。

　　《浅谈基于发明构思提取检索要素》来源：《专利代理》2018年11期，作者：任志安; 赵良。

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