美国专利申请加快审查策略

　　摘 要：近年来随着中美之间的贸易、交流和合作日益密切，越来越多的中国企业在美国提交专利申请，以获得在美国的知识产权保护，并积极防范其知识产权风险。对于急需在美国实现技术布局和商业目的的申请人而言，加快美国专利申请的审查是迫切的现实需求。本文将主要从加快审查的必要性和美国专利申请加快审查策略两方面进行阐述，其中美国专利申请加快审查策略将分别从要求、费用、优点及缺点四个方面展开，为中国申请人于美国提请加快审查提供信息帮助。

　　关键词：知识产权保护 美国专利申请 加快审查 必要性 策略

　　改革开放以来，随着申请人对于知识产权保护的日益重视和发达国家专利技术国际转移的日益频繁，专利申请在全球范围内快速增长，越来越多的中国企业积极“走出去”，在海外提交专利申请和开展专利布局。因而企业在走出去的过程中需要积极防范其知识产权风险，并应根据企业发展需要开展海外专利布局规划。

　　近年来中美之间的贸易、交流和合作日益密切。因此，对急需在美国实现技术布局和商业目的的中国申请人而言，如何加快美国专利申请的审查一直是他们最迫切的现实需求之一。下文将主要从加快审查的必要性及美国专利申请加快审查策略两方面进行阐述，为中国申请人于美国申请专利提供信息帮助。

　　一、专利申请加快审查的必要性

　　(一)有利于加强对专利持有人的保护

　　专利申请本身并不能赋予申请人以强制性权利。专利公开只能给申请人以临时保护，在特定的情况下可以对公开至授权期间的侵权行为获得合理的赔偿。但是，该临时保护的权利不能强制实施直至申请授权。一旦发生侵权，并且这种侵权行为有扩大的趋势，权利人并不能依靠一个不确定的权利去主张停止侵权或赔偿损失。因此，所谓临时保护并不能带来实际的保护效力。如果授权的周期拉得过长，势必会使得权利人损失扩大，甚至失去最佳的市场机会。

　　(二)有益于专利持有人的市场开拓

　　随着知识产权保护意识的增强，以及出口过程中市场发生的专利侵权诉讼和针对中国企业发起的 337 调查的增加，国内申请人开始注意并加大美国专利申请和专利布局。出于商业上的原因，尽快在美国这样的知识产权强国获得专利权，能够获得例如专利许可谈判、商业销售谈判中的有利筹码，从而有助于专利持有人的市场开拓。

　　二、美国专利申请加快审查策略

　　美国专利商标局(USPTO)针对专利申请人的不同需求开展了多种方式的加快审查，其中既有制定的长期政策，也有灵活开展的试点项目，而试点项目经过评估后有可能长期开展，也有可能终止。

　　目前，美国专利申请加快审查策略可归纳为以下五种途径，每一途径有不同的要求和适用情形，以下将分别逐个阐述每种途径的要求、费用、优点及缺点，供我国专利申请人参考与选择。

　　(一)加快审查(Accelerated Examination, AE)

　　加快审查途径始于 2006 年 8 月 25 日，从这一天开始，申请人可请求 USPTO 对其申请进行加快审查。USPTO 对于该加快审查没有数量限制，但是由于其条件比较严格，每年的申请量并不大，并且有相当比例的申请由于不符合条件而被拒绝加快。尤其是 2012 年以来，基于该加快审查途径提起加快审查的专利申请数量逐年下降。

　　1. 要求

　　根据加快审查程序在提交加快审查请求时，需满足：

　　(1)申请人提交一份声明，表明已经进行了审查前的检索，包括：界定检索的技术领域(美国专利分类号及子分类号)、检索日期、检索用数据库、检索逻辑式或化学结构或序列，以及检索到的文献名称等。

　　(2)对于引用的每个相关文献，如果申请文件的权利要求被相关文献揭示，则需要界定该权利要求限定的特征和范围，并需要指明此限定的特征在相关文献中被公开的具体位置

　　3)如果申请人认为申请文件的权利要求没有被相关文献揭示，根据 37 CFR 1.111(2)和(3)的特殊要求，则需要详细解释每个权利要求相对于引用的相关文献具有专利性的理由。

　　(4)简要说明每个独立权利要求界定的发明具有实用性(外观设计除外)。

　　(5)根据 35 U.S.C. 112 第 1 段的要求，说明权利要求的每个限定或特征都能在说明书的哪个地方找到支持。

　　2. 费用

　　该途径不需要缴纳官费，但由于上述(2)~(5)的要求，申请人通常需要委托专业的代理人或律师来完成此项准备工作，这将导致昂贵的检索和律师费用。如果申请人委托美国专利律师的话，总费用可能超出 4000 美金。

　　3. 优点

　　审查被加快 ,USPTO 将在申请被批注进入加快审查状态的 12 个月内达成最终处理意见。最终处理意见可包括：授权通知书(Notice of Allowance)、最终审查意见通知书(Final OA)、提起申诉通知(Notice of Appeal)、 专 利 上 诉 和 干 预 委 员 会 的 干预 声 明(Declaration of an Interference) 或 放 弃 申 请(Abandonment of the Application)等。

　　4. 缺点

　　申请人须进行审查员的工作，即审查员要做的审查工作申请人要自己做一遍。如果委托美国专利律师则检索和律师费用恐超 4000 美金。

　　另外由于上述 (2)~5) 的要求，将会对申请人造成潜在的负面影响，比如申请人在其提交的上述文件中的相关评述，将很可能对其权利范围造成限缩，并受到禁反言的限制等，因此不推荐此程序。

　　(二)优先审查(Prioritized Examination under Track One)

　　由于加快审查要求的条件较为严格，较难满足申请人的需求。因此 USPTO 于 2011 年 9 月又提出了优先审查程序。由于审查资源有限，USPTO 每年仅受理优先审查 1 万件，但目前为止尚未有某年达到该限值，因此申请人可放心提交申请。

　　1. 要求

　　优先审查途径对申请文件有限制，适用于优先审查途径的申请文件的权利要求数量限于 4 项独立权利要求，且权利要求总数不超过 30 项。

　　2. 费用

　　以优先审查途径提请加快审查需向美国专利商标局(USPTO)缴纳官费，费用为大实体 4000 美元，小实体 2000 美元，微实体 1000 美元。

　　3. 优点

　　审查被加快。USPTO 将在申请被批注进入优先审查状态的 12 个月内达成最终处理意见。最终处理意见可包括：授权通知书(Notice of Allowance)、最终审查意见通知书(Final OA)、提起申诉通知(Notice of Appeal)、 专 利 上 诉 和 干 预 委 员 会 的 干预 声 明(Declaration of an Interference) 或 放 弃 申 请(Abandonment of the Application)等。

　　该途径对权利要求的项数虽然有限制，但对权利要求本身的内容并无特别限定。

　　4. 缺点

　　该途径的官费较高，且优先审查请求必须在新申请提交时一并提交，或者提继续审查(RCE)时提交，或者在提出 RCE 之后提交。

　　(三)专利审查高速公路(PPH)

　　PPH 是专利审查机构之间开展的审查结果共享的业务合作，旨在帮助申请人的海外申请早日获得专利权。具体是指当申请人在首次申请受理局(OFF)提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权利要求被确定为可授权时，便可以此为基础向后续申请受理局(OSF)提出加快审查请求。中美于 2011 年 12 月 1 日签署了双边 PPH 协议，自此，我国专利申请人可以使用该途径对其美国专利申请请求进行加快审查。

　　1. 要求

　　与美国专利申请享有相同最早优先权日的非美国专利申请中必须存在至少一个可允许 / 可授予专利权的权利要求。相应的非美国专利申请不需要一定是 CN 申请，例如，相应的存在可专利性权利要求的 PCT 申请也可以是 PPH 请求的基础。

　　美国专利申请对应的权利要求范围必须对应于(即不宽于)可授权的非美国专利权利要求的范围，如果不满足此要求，则需要修改美国专利申请的权利要求的范围至不宽于可授权的非美国专利权利要求的范围。

　　另外，PPH 请求必须在 USPTO 发布第一次审查意见通知书之前提交。

　　2. 费用

　　不需要官费。

　　3. 优点

　　审查被加快。PPH 请求通常在 2~3 个月内获得批准，第一次审查意见通知书通常在 PPH 获得批准后的 1~2 个月内发出，加快程度相对较大。

　　经此途径的美国专利申请的授权率高于平均授权率，部分原因是非美国专利申请的授权权利范围已经足够收窄，因而还可减少审查意见通知书的次数，并节省审查意见通知书答复的代理费用。

　　4. 缺点

　　非美国专利申请中必须至少有一个可授权 / 可专利的权利要求。美国专利申请的权利要求不得超过可授权 / 可专利的非美国专利申请权利要求的范围。这需要申请人在专利保护范围和加快审查之间进行权衡。

　　(四)特别请求(Petition to Make Special)

　　根据 USPTO 审查程序手册 MPEP 708.02 的规定，对于年长者或有健康问题的申请人可以提出特别请求，将申请类型转变为加快。该政策为永久性政策， USPTO 自 1959 年 12 月开始实施。

　　此外，如果专利申请对环境质量、能源开发或保护及反恐等方面具有巨大积极和正向的意义，也可基于该三个方面的因素提出特别请求以加快审查。

　　1. 要求

　　上述提及的因素，当满足其中一个或多个时，即可提出特别请求以对美国专利申请加快审查：

　　(1)申请人年龄——申请人年龄在 65 岁以上。

　　(2)申请人健康状况——申请人存在健康问题，无法满足正常申请程序中的相应行为。针对此因素提请加快审查需提供申请人健康状况证明。

　　(3)环境质量——专利申请所提及之发明创造将大大提高环境质量。

　　(4)能源开发或保护——专利申请所提及之发明创造将对能源资源的开发或保护作出重大贡献

　　5)反恐——专利申请所提及之发明创造有助于打击恐怖主义。

　　虽然提出特别请求可基于上述五个方面的因素，但实践经验中，最常使用的是因素(1)，即基于申请人年龄的特殊情况提出特别请求以对美国专利申请加快审查。能满足其他几个方面条件的案件并不多。

　　2. 费用

　　不需要官费。

　　3. 优点

　　审查被加快。基于因素(1)所提出的加快审查，与 PPH 的加快程度相当。

　　4. 缺点

　　必须满足因素(1)~(5)之一所述的条件。

　　(五)协作检索试点程序(Collaborative Search Pilot Program, CSP)

　　此加快程序为美国利用新的合作搜索试验来加快专利审查。协作检索试点程序已在 USPTO 和日本专利局(JPO)之间、USPTO和韩国知识产权局(KIPO)之间上线。拥有日韩专利申请的国内申请人有机会在 USPTO、JPO 或 KIPO 加速相关专利申请的审查。与 PPH 不同的是，在另外一个知识产权局加快审查之前，不要求专利申请中所包含的至少一项或多项权利要求已经被其中一个知识产权局确定为可授权。

　　一般来说，协作检索试点程序让 USPTO 和 JPO/ KIPO 各自为其待决申请进行现有技术检索，并在将第一次审查意见通知书传送给申请者之前告知申请者检索结果。协作检索试点程序的试点性质将让各局评估共享检索是否能改进审查程序或提供更一致的检索结果。另外，协作检索试点程序之下的美国专利申请将被授予特殊法律状态并被置放在审查员的特别备审目录中，以此有效推动申请获得快速审查。

　　在协作检索试点程序请求被两局核准后，美国专利申请者将要么收到一份核准通知书，要么收到一份会晤前沟通(Pre-Interview Communication，PIC)，以确认检索中找到的相关现有技术并要求申请者向审查员提出面谈请求以讨论可专利性事宜。

　　如果申请人在 JPO 和 USPTO 之间提出协作检索试点程序，USPTO 和 JPO 其中一方将先进行检索，将检索结果提交给对方，对方再进行检索并将结果提交给首先进行检索的专利局。首先检索的专利局的确定将以美国和日本申请的提交日期为基础，或由两局共同商定。因此，核发的会晤前沟通(PIC)将是 USPTO 和 JPO 的检索结果。

　　如果申请人在 KIPO 和 USPTO 之间提出协作检索试点程序，KIPO 和 USPTO 的检索会同时而非相继进行。美国专利申请者将从 USPTO 收到会晤前沟通(PIC)，并从 KIPO 收到另一份会晤前沟通(PIC)。

　　1. 要求

　　仅适用于 AIA 申请，即，最早优先权日期为 2013 年 3 月 16 日或之后的申请。

　　两份加快请求提出的时间相差不能超过 15 天，即必须在 15 天内分别提交给 USPTO 以及 JPO/KIPO。

　　美国专利和日本 /韩国专利申请必须都还未审查。

　　美国和日本 / 韩国专利申请独立权利要求必须彼此对应(类似于 PPH，但不要求必须存在可专利 / 可授权的权利要求)。

　　对申请文件亦有要求，即独立权利要求不能超过 3 个，总权利要求不能超过 20 个。

　　对申请人答复的要求：基于第一次通知书会晤(First Action Interview, FAI)程序，在协作检索试点程序请求被核准后，USPTO 会在发出审查意见通知书前，给申请人发出一份会晤前沟通(PIC)以及现有技术文献。针对 USPTO 下发的会晤前沟通(PIC)，申请人可以参加会晤或拒绝会晤。无论申请人参加或拒绝会晤，审查员都将会发出审查意见通知书，申请人必须在较短时间(1 个月，只可再延长 1 个月)内作出答复。

　　2. 费用

　　不需要官费。

　　3. 优点

　　审查被加快。

　　4. 缺点

　　美国和日本 / 韩国专利申请的独立权利要求必须彼此对应。这需要申请人在专利保护策略和加快审查之间进行权衡，例如，如果申请人希望其申请在美国和日本 / 韩国分别布局不同的独立权利要求，则不宜使用该加快途径。

　　答复通知书的时间大大缩短，这将给日本 / 韩国和美国事务所代理人更大的时间压力。

　　实践经验来看，该途径似乎不太受申请人欢迎。且现在没有足够的统计数据显示此途径可以加快的程度。

　　另外，该途径尚未对中国申请开放，即不适用于申请为中国申请的情形。但不排除将来有可能对中国申请开放。

　　三、结 语

　　综上所述，USPTO 加快审查的政策非常灵活多样。对于我国大多数申请人而言，美国是重要的海外市场之一，在向美国提交专利申请时，申请人可以根据自身的需求选择适合自己的加快方式，加快审查进程以便早日获得专利授权。

　　根据上述各种途径的介绍与分析，笔者的建议是，除不推荐 AE 之外，所有其他途径根据专利申请人的具体情况选择。例如，如果成本不是问题，则优先推荐优先审查途径。如果申请人具有可授权的非美国申请，则可选择 PPH 途径。如果申请人年龄超过 65 岁，则基于申请人年龄提出特别请求。协作检索试点程序也可以使用，但没有足够的统计数据显示该途径可以加快的程度，另外由于尚未对中国申请开放，因此目前该途径对中国申请人来说可适用性不高。

　　推荐阅读：中国药品专利商品化研究

《美国专利申请加快审查策略》

上一篇：智慧城市视域下公共安全应急管理存在的问题及对策研究

下一篇：军民融合创新的国际视角分析